REFLEXIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES EN LAS FRANQUICIAS.

 

SIGIFREDO ESTRADA ARGUELLO[1]

 

RESUMEN: Los Secretos Industriales son uno de los activos intangibles más importantes en la forma de hacer negocios mediante Franquicias, “las recetas secretas”, las que establecen la autorización del uso de fórmulas, materias elaboradas por el franquiciante o por un tercero capaces de dotar  peculiar sabor-hamburguesa en una franquicia de comida rápida, olor de un perfume ambiental en una franquicia de peluquería, cuya homogeneidad es absolutamente necesaria para el mantenimiento la imagen común de la red de franquicias, son algunos los ejemplos  de lo importante que es la figura jurídica de los Secretos Industriales en este formato de negocios, el derecho es la herramienta fundamental que sirve para proteger estos activos, otorgándoles a las franquicias las exclusividades temporales y territoriales que vienen a dar una ventaja competitiva de los franquiciantes frente a sus competidores.

 

El secreto industrial nace por primera vez en México en el proyecto de código penal de Veracruz en el año de 1835, y se incluye por primera vez en la materia de Propiedad Industrial en la Ley de 1991, y con anterioridad habían sido objeto de protección legislativa en el Código Penal y Ley Laboral. La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 82 considera secreto industrial a toda “información de aplicación industrial o comercial  que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva  o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas  y respecto de la cual haya adoptado  los medios suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Es importante señalar que no toda información puede considerarse jurídicamente como secreto industrial, dicha información tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

1.    La información debe de tener aplicación en la industria o en el comercio.

2.    Debe de estar respaldada en un material tangible y marcada con el carácter de secrecía o confidencial.

3.    Debe de representar una ventaja frente a los competidores.

4.    Deben de tomarse todas las medidas necesarias para que dicha información siga teniendo el carácter de secreto.

 

Por la propia naturaleza de esta figura jurídica no es susceptible de registro, ya que perdería el carácter de secreto, por lo tanto el secreto industrial dura tanto tiempo como se mantenga guardada la información como secreto.

 

            El franquiciante figura jurídica reconocida por la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 142 y quien es el titular de la marca, los conocimientos técnicos incluidos los secretos industriales autoriza mediante un contrato de franquicia el uso de un secreto industrial a un tercero (franquiciatario), el articulo 84 de dicha ley  establece la posibilidad de establecer ciertas cláusulas en el contrato de franquicia  para asegurar la confidencialidad, debiéndose especificar que aspectos de los procedimientos técnicos tendrán tal atributo.

 

Los secretos industriales son considerados uno de los principales activos intangibles dentro de las franquicias. El primer paso para determinar el secreto industrial será definir la información que lo es. Siendo así  necesario revisar algunas características que precisen qué información deberá quedar como clasificada:

1.- Que sea información de carácter comercial o industrial con valor potencial   dentro del mercado.

2.- Que sea información que se clasifique como una ventaja competitiva.

3.- Que sea una información conocida por pocos y a la cual no se tenga fácil acceso.

4.- Que la información no sea evidente aún para personal especializado en la materia.

 

           

El franquiciatario debe prevenir a sus  empleados advirtiéndoles de las consecuencias legales por el uso de los secretos industriales para beneficio propio o de un tercero, respaldado siempre por un convenio de secrecía o con una clausula de propiedad industrial en el contrato individual de trabajo e incluyéndose como parte del reglamento interno de la empresa franquiciada, reforzándose con carteles y avisos dentro de la empresa (por ejemplo en centros de copiado).

 

            Así es la transmisión del secreto industrial como autentico bien, aunque inmaterial, y como tal poseedor de un valor patrimonial y de suficiente entidad para ser objeto de negocios jurídicos, lo que contribuye a dotar de la organización adecuada al conjunto de bienes patrimoniales transmitidos, porque el mismo se establece como un conjunto de conocimientos y técnicas previsto para una determinada explotación económica, un método empresarial de comercialización, prestación de servicios, fabricación, específicos y particularizado, de esta manera el franquiciatario adquirente del mismo y que no tiene experiencia necesaria para poner en marcha dicho conjunto patrimonial todavía estático puede utilizar, operada la transmisión tal método comprensivo de unos conocimientos, que incluyen la experiencia global para la iniciación de su actividad en la propia empresa franquicia, conocimientos que sólo habrían  podido adquirir tras “largos y laboriosos” esfuerzos de investigación y que ahora, en virtud del contrato adquiere al poner a su disposición el franquiciante dicho know-how.

 

 

Por lo demás, al poner  en práctica dicho método empresarial original, propio del franquiciante, no sólo se beneficia el franquiciatario de la experiencia previamente probad por el primero, también se le garantiza el respeto a las normas de uniformidad y calidad por él establecidas, por lo que su transmisión completa y veraz, juega en interés de ambos a la vez que contribuye  a conseguir una identificación cara al exterior de empresas franquiciadas a través de una imagen de “red” única, una prestación uniforme que se alcanza por la actuación unívoca desarrollada por cada una de las empresas franquiciadas que se integran en la misma.

 

            b) La forma  de operar la transmisión en los distintos tipos de franquicia, la variación  del contenido del secreto industrial, en cada caso:

            En el supuesto de la transmisión  del secreto industrial, al igual que ocurría con la transmisión de la marca del franquiciante, se suscita una primera cuestión sobre la forma en que opera la transmisión: si es idéntica o no en los distintos tipos de franquicia de producción, de distribución, de servicios, y, junto a ésta, una segunda que es propia o particular del know-how: si varía su contenido específico en cada uno de los supuestos contemplados.

 

            En cuanto a la segunda cuestión suscitada, hemos dicho que si bien la transmisión operada  es igual y siempre ha de existir en todos los tipos de franquicia, independientemente de que la franquicia de producción y de servicios se dé con mayor  intensidad por la naturaleza de las operaciones a realizar por el franquiciatario, el contenido de dicho secreto industrial, llamado industrial (para el contrato de franquicia de producción), otro comercial, (en los supuestos de contratos de franquicia de distribución y de servicios).

 

            Sin olvidar las apreciaciones realizadas es evidente, sin duda, que en la franquicia de distribución y de servicios, lo que interesa es la transmisión de conocimientos sobre ideas o procedimientos comerciales, por lo que en el secreto industrial se comprenderá, por un lado, todo aquello que se relaciona con la organización interna de la empresa (así por ejemplo, la creación de sistemas de venta o de prestación de servicios que resulten apropiados para la marcha del negocio, la configuración de una determinada decoración, locales, mobiliario, que siendo original del franquiciante, ha de ser reproducida por todos los franquiciatarios, la forma de presentación de los productos, incluso el diseño de los uniformes de los empleados, y por otro sus relaciones externas con terceros  (las relaciones con proveedores a través del suministro de listas, eventualmente, la existencia de clientes localizados en dicha zona.

 

El secreto industrial que interesa a los efectos de su transmisión en la franquicia de distribución y en el de servicios, es pues el que se refiere a conocimientos sobre ideas o procedimientos que resultan necesarios para la comercialización de un producto (su reventa) o para la prestación de un servicio, en definitiva, los aspectos “organizativos” de la empresa misma. En el mismo, por tanto se incluyen cuestiones de variada naturaleza: desde el emplazamiento y características (decorado u ornamentación)  del propio local o mobiliario, la forma de provisión y la calidad de las mercancías así como la regularidad en el suministro, hasta las técnicas de gestión empresarial, las instrucciones para la explotación de la tienda de una determinada manera (imposición de uniformes, técnicas de empaquetado, de atención al cliente, etc..) y en efecto, tal como ha quedado definido se da mucha relevancia al aspecto comercial del know-how transmitido, por encima de las connotaciones técnicas, las cuales sólo están presentes en el contrato de franquicia de tipo industrial.

 

 

            Consideraciones finales: Los secretos industriales juegan un papel fundamental en la diferenciación o valor agregado que ofrece un formato de negocios mediante franquicias, una correcta protección jurídica de dichos secretos industriales ofrece a los franquiciantes la posibilidad de seguir explotando su franquicia con las ventajas competitivas y exclusividades por un tiempo indefinido. Pero no solo la protección jurídica de la información considerada como secreto industrial es importante, la transmisión de los secretos industriales también debe de realizarse cuidando todos los aspectos legales consagrados en la Ley de Propiedad Industrial a fin de que la información siga teniendo el carácter de confidencial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  El autor es profesor de las cátedras de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Latina de América.